Регистрация коммерческого обозначения в качестве товарного знака, сходного с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет

В соответствии со статьей 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии со статьей 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Не допускается использование коммерческого обозначения сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

На практике производители товаров и услуг имеют сходные товарные знаки и коммерческие обозначения. Рассмотрим случай, когда владелец товарного знака и владелец коммерческого обозначения знали о существовании друг друга, занимались одним и тем же видом деятельности, но работали в разных регионах и их коммерческие интересы не пересекались.

Владелец коммерческого обозначения направил в Роспатент заявку на регистрацию используемого обозначение в качестве товарного знака и получил отказ в регистрации, так как уже имелся сходный товарный знак с более ранним приоритетом по тем же классам МКТУ. В силу продолжительно использования сходного с товарным знаком коммерческого обозначения отказ владельца от его использования мог привести к значительным убыткам, что и послужило причиной обращения в МЦ «Югпатент». Экспертами МЦ «Югпатент» было установлено, что товарный знак и коммерческое обозначение сходны до степени смешения. Регистрация такого коммерческого обозначения, в качестве товарного знака, в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении однородных товаров и услуг допускается только с согласия правообладателя товарного знака. Владельцу товарного знака экспертами МЦ «Югпатент» была направлена соответствующая документация, содержащая аргументированное обоснование в пользу регистрации сходного товарного знака, и получено его согласие, которое было учтено Роспатентом при принятии решения о государственной регистрации товарного знака.

Пример:

Товарный знак, охраняемый по 08, 14, 35 классам МКТУ

Коммерческое обозначение, заявленное на регистрацию товарного знака по 14,35,39,42 классам МКТУ